Questo articolo analizza le possibilità di registrare una determinata fragranza come marchio presso l'Ufficio europeo dei marchi (EUIPO).

Intorno all'anno 2000, alcuni Autori indicavano “la possibilità” che una certa fragranza o odore potesse “svolgere il ruolo di” un marchio.

Seguirono numerosi articoli su riviste incentrate sulla Proprietà Intellettuale e vi furono alcune decisioni giurisprudenziali sia a favore che contro la concessione di marchi olfattivi.

Innanzitutto bisogna dire che un marchio olfattivo non tutela un profumo commerciale sul mercato.

Quindi, se creo una certa fragranza e commercializzo un profumo, non posso ottenere il monopolio di tale fragranza registrandola come marchio olfattivo.

Ancora oggi si possono trovare sul mercato dei profumi "cloni" che imitano la fragranza dei profumi di marche famose.

Si poneva quindi la questione se la "miscela" per una nuova fragranza o un odore ben identificato potesse essere monopolizzata da un'unica entità. La giurisprudenza ha risposto negativamente.
Pertanto, se oggi riproduco fedelmente l'odore di un famoso profumo e lo vendo con il mio marchio (abbastanza distinto da quello originale) non commetto alcun atto illegale.

Ma se in qualche modo "aggancio" il mio prodotto al famoso profumo indicando sulla confezione, ad esempio, "Simile all'Acqua di Gio'", allora varchiamo il confine dell'illegalità.

Pertanto, la produzione e la commercializzazione di una fragranza "clone" è lecita se il prodotto originale e il suo marchio non sono in alcun modo menzionati.

Tutte queste operazioni possono essere contestate principalmente attraverso le norme sulla concorrenza sleale poiché, come già evidenziato, non esiste la possibilità di registrare un marchio olfattivo e di rivendicare il monopolio su una "fragranza commercializzata come profumo".

Segnaliamo inoltre, per completezza, che in un caso giudiziario francese l'Oreal ha ottenuto protezione per un profumo attraverso la legge francese sul diritto d'autore ma subito dopo nel caso Bsiri-Barbir v. Haarmann & Reimer, la Corte suprema francese ha dichiarato che la fragranza di un profumo "non costituisce una forma tangibile di espressione" e quindi non è soggetta a tutela del diritto d'autore poiché i profumi sono fabbricati attraverso l'applicazione di conoscenze puramente tecniche e non possono essere considerati un'opera artistica.

La funzione di un marchio è distinguere un prodotto da un altro.

Quindi, se sono davanti a uno scaffale di un supermercato e ho 10 diverse confezioni di caffè, posso distinguerle vedendo il logo sulle confezioni.

Dalla registrazione dei segni distintivi grafici si è passati alla registrazione dei cosiddetti marchi sonori.

Se oggi vediamo in televisione le pubblicità delle maggiori case automobilistiche notiamo che l'aspetto del segno grafico è sempre associato ad uno specifico jingle. Questo jingle è un marchio registrato.

Il suono più antico è sicuramente il ruggito del leone di Metro Golden Mayer. Oggi i marchi sonori sono regolarmente registrati.

Può un profumo, quindi un "odore", avere la funzione di distinguere un prodotto da un altro?

Un produttore di palline da tennis aveva deciso di spruzzare tutte le sue palline con un'essenza che ricordasse il profumo dell'erba tagliata. Quindi, se immagino di mettere le palline da tennis alla rinfusa in grandi cestini, sarei in grado di riconoscere quelle di questa azienda dal loro profumo senza dover leggere il marchio sulle palline. Sarei guidato nel mio acquisto solo dal mio naso.

Con una decisione che ha sorpreso tutti, le autorità europee dell'EUIPO hanno concesso il primo marchio olfattivo già nel 2000.
Dopo 20 anni, questa registrazione del marchio non è stata rinnovata e oggi non è più nel registro dell'EUIPO. Anche l'esaminatore che "sorprendentemente" ha concesso il voto non lavora più per l'EUIPO.

Da questo caso isolato, sono state presentate numerose domande all'EUIPO per i marchi olfattivi.

Una società voleva attribuire alle sue pillole antidepressive un profumo di arancia. La domanda di marchio olfattivo è stata respinta.

Un'altra azienda voleva spruzzare le suole delle scarpe con un profumo di limone. La domanda di marchio olfattivo è stata respinta così come tutte le altre domande di marchio olfattivo (fragola e vaniglia per vari prodotti).

Ad oggi nessun marchio olfattivo è stato registrato nel Registro Europeo dei Marchi né nel Registro Italiano dei Marchi davanti all'Ufficio Brevetti e Marchi italiano (UIBM).

Una recentissima riforma della normativa sulla registrazione dei marchi in Italia conferma che non c'è modo all'interno della procedura per richiedere un marchio olfattivo.

Ritengo pertanto che sia stata definitivamente messa da parte l'evoluzione giurisprudenziale e legislativa che potrebbe portare alla possibilità di registrare i marchi olfattivi.

L'unica eccezione è l'India, dove alcuni imprenditori sono riusciti a registrare marchi olfattivi dopo un costoso processo legale durato anni.